Правоприобретатель не изучил историю товарного знака

Правоприобрететель при заключении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак не изучает историю использования товарного знака прежним правообладателем. Последствия: Пока правоприобретатель будет готовиться к выпуску товара, маркируемого приобретенным товарным знаком, к нему могут предъявить иск о прекра­щении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Основание: пункт 1 статьи 1486 ГК РФ.

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зареги­стрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государ­ственной регистрации. Заявление о досрочном прекра­щении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Как предотвратить

Приобретая права на товарный знак, компания должна провести его полную проверку. В частности, необходимо посмотреть, не ведутся ли в отношении этого знака судебные споры по поводу действительности его правовой охра­ны, прекращения правовой охраны в связи с неиспользованием.

Кроме того, нужно обратить внимание на факт использования знака перво­начальным правообладателем. Важно выяснить, не предшествовало ли реше­нию правообладателя продать товарный знак трехлетнее неиспользование обозначения. Если такой факт имел место, стоит предусмотреть в договоре условие об индемнити: обязательство отчуждателя прав на товарный знак возместить потери приобретателя, связанные с оспариванием третьим ли­цом правовой охраны товарного знака.

Судебная практика

ООО «И.» обратилось с исковым заявлением к ООО «Р.» о досрочном пре­кращении правовой охраны товарного знака «Noble Нобле» вследствие его неиспользования в течение трех лет — в период с 01.08.10 по 01.08.13 включительно.

В своих возражениях на исковые требования ответчик ссылался, в част­ности, на то, что в указанный период товарный знак не использовался им по независящим от него причинам, поскольку договор об отчуждении ис­ключительных прав на спорный товарный знак был заключен 26.08.13 и за­регистрирован Роспатентом 12.11.13. Сам ответчик использовал спорный товарный знак после 01.08.13.

Суд по интеллектуальным правам оценил представленные ответчиком дово­ды и пришел к выводу, что они не подтверждают использование спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. Доказательства ис­пользования спорного товарного знака непосредственно самим ответчиком не отвечают признаку относимости, поскольку такое использование имело место за пределами спорного периода.

Требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Noble Нобле» вследствие его неиспользования суд удовлетворил в пол­ном объеме. Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 04.07.14 согласился с правильностью этого решения.

Выдержка из судебного акта: «Доводы ответчика о том, что спорный товарный знак не использовался по уважительным причинам, мотивированные тем, что в спорный период ООО “Р.” не являлось правообладателем этого знака, были рассмотрены и правомерно отклонены судом первой инстанции, поскольку исчисление предусмотренного статьей 1486 ГК РФ трехлетнего срока неиспользова­ния товарного знака не связано законодателем со сменой правооблада­теля такого товарного знака и не свидетельствует о неиспользовании этого товарного знака последующим правообладателем по независящим от него причинам» (постановление Президиума СИП от 04.06.14 по делу № СИП-70/2013).