Не оговорён порядок перехода права к новому правообладателю

Лицензиат при покупке прав на объект интеллектуальной собственности по договору об отчуждении исключительного права не проверяет основание и порядок перехода права к лицензиару от первоначального правообладателя. Последствия: За приобретателем (лицензиатом) не признают права на соответствующий объект интеллектуальной собственности. Договор об отчуждении исключи­тельного права, лицензионный договор будут недействительными.

Основание: пункт 1 статьи 1229, пункт 1 статьи 1233 ГК РФ.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индиви­дуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исклю­чением случаев, предусмотренных законом (п. 1 ст. 1229). Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллекту­альной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе посред­ством договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора (п, 1 ст. 1233).

Как предотвратить

Необходимо проанализировать всю цепочку переходов исключительного права от автора (для тех объектов, на которое возникает право авторства) или первоначального правообладателя к приобретателю (лицензиату).

Важно установить, какие правоотношения связывали авторов и последую­щего правообладателя. Допустимы несколько вариантов:

• авторы — работники правообладателя. При этом объект интеллекту­альной собственности был создан вследствие реализации ими трудовой функции;
• авторы — исполнители по договору авторского заказа (для объектов ав­торского права) или НИОКР (для патентоохраняемых объектов), которым предусмотрен переход исключительного права к заказчику;
• авторы передали исключительное право по договору об отчуждении ис­ключительного права либо предоставили лицензию с правом сублицензии. Если указанные правовые основания отсутствуют, потенциальный правоприобретатель (лицензиат) должен потребовать от правоотчуждателя (лицензи­ара) заключить с авторами договор об отчуждении исключительного права прежде, чем самому вступать с ним в правоотношение. Сделки по переходу прав на объекты интеллектуальной собственности от предшествующих правообладателей нужно проверять на их действительность.

В договоре об отчуждении исключительного права (лицензионном соглаше­нии) стоит предусмотреть условие об индемнити: обязательство отчужда­теля прав на товарный знак возместить потери приобретателя, связанные с оспариванием третьим лицом правовой охраны товарного знака.

Судебная практика

Общество «А.л.» обратилось с иском к ООО «А.1» о нарушении исключитель­ных прав на составное произведение — контент сайта www.restoranonline.ru, а также взыскании компенсации.

Суды установили, что истец приобрел права на контент сайта по договору исключительной лицензии с обществом «В.». Между тем в материалах дела отсутствуют доказательства передачи исключительного права от авторов к об­ществу «В.». В связи с этим истцу не удалось доказать наличие у него исклю­чительных прав на сам сайт и его контент. В удовлетворении иска отказано.

Выдержка из судебного акта: «Автором результата интеллектуальной деятельности может являться только гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. У такого лица первоначально возникают исключительные авторские права, которые затем могут быть переданы иному лицу. Однако в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о передаче авторами спорного произведения исключительных авторских прав обществу “В.”, в связи с чем не подтвержден факт обладания назван­ным лицом исключительными правами на спорный контент сайта www. restoranonline.ru. Учитывая данные обстоятельства, суды пришли к выводу о том, что факт возникновения исключительных прав у общества “А. л.” не доказан» (по­становление СИП от 09-09.14 по делу № А60-33580/2013).

Судебная практика

Общество «У.» (далее — завод) обратилось с исковым заявлением к ИП Л. и ООО «Р.» о признании недействительным заключенного между ответчика­ми лицензионного договора о предоставлении неисключительной лицензии в отношении товарного знака «Устьяночка».

Как было установлено судом, между заводом (правообладатель по договору) и ИП Л. заключен договор об отчуждении исключительного права на товар­ный знак «Устьяночка». После этого ИП Л. предоставил лицензию на исполь­зование указанного товарного знака ООО «Р.».

Спустя определенное время договор об отчуждении исключительного права на товарный знак «Устьяночка», заключенный между ИП Л. и заводом, при­знали недействительным.

Ссылаясь на то, что лицензионный договор заключен ответчиками с на­рушением требований закона, завод обратился в суд с указанным исковым заявлением. Суд удовлетворил его требования.

Выдержка из судебного акта: «В момент заключения оспариваемого лицензионного договора правооб­ладателем являлся предприниматель, который получил исключительное право на товарный знак “Устьяночка” на основании договора об отчуждении исключительного права. Однако, поскольку <… > договор об отчуждении исключительного права был признан недействительным, он не повлек никаких юридических по­следствий, за исключением тех, которые связаны с его недействительностью. Предприниматель не является обладателем исключительного права на то­варный знак “Устьяночка”, в связи с чем не мог заключать лицензионный договор о предоставлении права на использование данного товарного знака. В связи с вышеизложенным, заключённый между ответчиками лицензион­ный договор, признается судом недействительным на основании статьи 168 ГК РФ, т.к. он не соответствует требованиям статьи 1299 ГК РФ» (решение AC Архангельской области от 27.06.14 по делу № А05-3356/2014).