Отчуждение прав как причина ввода потребителей в заблуждение

Стороны, заключая договор об отчуждении исключительного права, не учитывают, что это может стать причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Последствия: Договор об отчуждении исключительного права будет недействительным.

Основание: пункт 2 статьи 1488 ГК РФ.

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться при­чиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Как предотвратить

При заключении договора об отчуждении исключительного права нужно оценить, не приведет ли подобное отчуждение к введению потребителей в заблуждение. Примерный перечень случаев, когда отчуждение исклю­чительных прав рассматривается как вводящее в заблуждение, изложен в пункте 9.9.9 Административного регламента, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.10.08 № 321.

Стороны должны избегать, прежде всего, следующих «схем» отчуждения исключительного права на товарный знак:

• у отчуждателя исключительного права на товарный знак сохраняются права на сходное с ним фирменное наименование, промышленный об­разец или другой товарный знак. При этом отчуждатель и приобретатель ведут сходную деятельность;
• в состав обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, включено указание на место производства или сбыта товара. При этом приобретатель исключительного права находится в другом географиче­ском объекте;
• исключительное право отчуждается в отношении части товаров и услуг, однородных с товарами и услугами, в отношении которых правооблада­тель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак.

Эти обстоятельства, связанные с отчуждением исключительного права на то­варный знак, должен также проверять лицензиат, приобретающий право использования на товарный знак от непервоначального правообладателя (который сам приобрел права от иного лица).

Судебная практика

ООО «Ж.» обратилось с иском заявлением к А, о признании недействи­тельным (ничтожным) договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки. А., являясь генеральным директором ООО «Ж.», заключил с ним договор об отчуждении исключительного права на три товарных знаках со словес­ными обозначениями «ЖАНЕТТ» и «janett». После этого он сложил с себя полномочия директора, продал Ш. стопроцентную долю в уставном капитале общества «Ж.». По договору исключительной лицензии права на вышеука­занные знаки он передал третьем лицу — обществу «Э.»

Суд по интеллектуальным правам вслед за судом апелляционной инстанции удовлетворил исковое требование, признав договор недействительным. Осно­ванием для подобного решения послужил тот факт, что у истца сохранились права на фирменное наименование, сходное с товарным знаком. При этом ООО «Ж.» ведет деятельность по производству товаров, однородных с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. В таком случае от­чуждение исключительного права по договору может стать причиной введе­ния потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Выдержка из судебного акта: «Уступленный товарный знак со словесным обозначением “ЖАНЕТТ” воспро­изводит фирменное наименование “Жанетт”, право на которое сохраняется за истцом, а уступленный товарный знак со словесным обозначением “janett” является транскрипцией словесного обозначения “Жанетт” латиницей. <…> в качестве случаев, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, могут рассматриваться отчуж­дение товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование лица, сохранившего за собой право на него и возможность изготовления товара, аналогичного товару, производимого под переданным товарным знаком. <…> Одновременное использование фирменного наименования “Жанетт” для индивидуализации продукции 25-го класса МКТУ истцом, как владель­цем фирменного наименования, и ответчиком в качестве правообладателя товарных знаков, создает угрозу введения потенциальных потребителей в за­блуждение <…>, поскольку судом установлено, что А., после приобретения спорных товарных знаков, произвел их передачу обществу “Э.” по лицензион­ному договору, при этом деятельность третьего лица также связана с произ­водством обуви» (постановление СИП от 06.08.15 по делу №А41 -28961/2014).